杨敏锋：新产品：判定标准的演变
发布时间：2020.07.13 北京市查看：2354 评论：2
本帖最后由 馋洋洋 于 2021-1-18 10:13 编辑
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在本案中，涉案专利方法生产的产品是否属于新产品直接决定原被告举证责任的承担，故成为双方争辩的焦点。《专利法》为平衡原被告双方的利益，当涉及新产品的制造方法时，适用举证责任倒置。“因为新产品在方法专利申请日前不为公众所知，经由专利方法制造的可能性较大，其制造方法的证据又处于被诉侵权人的实际控制之中，因此，应当由距离证据更近的被诉侵权人提供该证据证明针对自己的侵权指控不成立。”反之，如果不是新产品，要求被告举证则容易被专利权人滥用来套取被诉侵权人的商业秘密。[1]
顾名思义，所谓“新产品”指的应当是一种新出现的产品。不过在具体认定标准上，也有过诸多争议。在本案中，迈图公司的依据是北京市高级人民法院2001年发布的意见，[2]该意见认为“在国内第一次生产出的产品”为新产品。四友公司的依据是最高人民法院2009年的规定，[3]该规定认为“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知”，则不属于新产品。
北京市高级人民法院和最高人民法院的规定，存在两点明显差异：（1）公开方式，北京市高级人民法院秉持“生产出”标准，首次生产出的产品必然是新产品；最高人民法院为“出现过”标准，产品首次面世之前，如果有文献详细地记载了其技术方案，该产品就不构成新产品。（2）地域范围，北京市高级人民法院是“国内”标准，在国外早有生产的产品首次进入国内时，也属于新产品；最高人民法院是“世界”标准，在国外已经有生产的产品不属于新产品。
需要指出的是，新产品的判断标准需要参照《专利法》中“新颖性”标准，两家法院的意见不同的原因就是该标准发生了变化。北京市高级人民法院的意见发布于2001年，适用2000年《专利法》，此时在国外的公开使用不破坏新颖性；最高人民法院的意见发表于2009年，适用2008年《专利法》，在国外的公开使用破坏新颖性。2013年，北京市高级人民法院发布《专利侵权判定指南》，[4]对新产品的规定进行调整，新规定在含义上与最高人民法院保持一致。四友公司的案件发生在北京市高级人民法院的新规定发布前，故原被告在判断新产品的法律适用上也展开了交锋。
在法律效力上，北京市高级人民法院的意见只能适用于北京市，而最高人民法院的意见则适用于全国。四友公司的案件在江苏省苏州市审理，北京市高级人民法院的意见并无用武之地。另外，即使案件在北京市审理，如果北京市高级人民法院的意见和最高人民法院的意见冲突，也同样应适用最高人民法院的意见。
值得注意的是，北京市高级人民法院的意见中还规定了认定新产品的实质性标准，即该产品在“产品的组份、结构”或者其“质量、性能、功能”方面有明显区别。这两个条件用“或者”连接，意味着符合一个即可。在新旧两个版本中，该标准并无变化。如北京高级人民法院在“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利侵权案中，认为“依据涉案专利所生产的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面没有明显区别，不属于新产品。”[5]
不过在实践中，也有不少法院持相反的观点，认为两个条件都需要符合。如武汉市中级人民法院在“一种装饰塑料异型材及其生产方法”专利侵权案中认为，“在产品内部结构、组分材料等方面未有创新的情况下，仅在既有功能特点上更优并不能作为认定该专利方法所获得的产品为新产品。”[6]
又如在“平滑型金属屏蔽复合带的制作方法”专利侵权案中，最高人民法院一方面认定涉案专利方法所生产的平滑型金属屏蔽复合带为新产品，理由是专利方法制造的产品具有区别于专利申请日前同类产品的新的结构特征。不过在另一方面又强调，“新的结构特征导致使用本案专利方法制造的产品在质量和性能方面与本案专利申请日前同类产品具有明显差别”。[7]
需要强调的是，这里的所述的“产品的组分”，不应当包括杂质在内。如在“垄鑫综合土壤消毒剂”专利侵权案中，专利权人BASF公司以涉案专利方法所涉及的产品含有三种特征性杂质为由，主张涉案产品属于新产品。该主张被人民法院依法驳回。[8]
在举证责任分配上，是否属于新产品需要权利人举证证明。不过新产品意味着以前没有，属于消极事实，很难进行证明。在实践中，如果权利人能提交新产品证书，则可以作为认定新产品的重要证据。如在“湿法磷酸一铵生产磷酸铵盐干粉灭火剂的方法”专利侵权案中，权利人提交了《科技查新报告》、《云南省新产品证书》及《国家重点新产品证书》等证据，法院认定涉案专利方法生产的产品为新产品。[9]在本案中，人民法院也要求迈图公司提交新产品证书，不过迈图公司直到最后都没有拿出该证书。
[1]参见最高人民法院（2013）民申字第309号民事裁定书。
[2]北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第122条：新产品。《专利法》第57条第2款规定的“新产品”，是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。是否属于新产品，应由原告举证证明。
[3]最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第17条：产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于《专利法》第六十一条第一款规定的新产品。
[4]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第102条：《专利法》第61条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。
产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。
是否属于新产品，应由权利人举证证明。权利人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任。
[5]参见北京市高级人民法院（2008）高民终字第164号民事判决书。
[6]参见武汉市中级人民法院（2013）鄂武汉中知初字第03551号民事判决书。
[7]参见最高人民法院（2012）民提字第3号民事判决书。
[8]参见北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第12860号民事判决书；北京市高级人民法院（2008）高民终字第164号民事判决书。
[9]参见云南省高级人民法院（2008）云高民三终字第40号民事判决书。
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2020/07/21 12:08 [来自北京市]
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2020/10/14 20:56 [来自浙江省]
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