强烈呼吁 | 对专利法第二十二条和第二十三条采取补救修订措施
发布时间：2020.11.12 北京市查看：3080 评论：5
—由中科院微电子所与英特尔之间无效案结果引起的思考
作者：吴观乐
英特尔(中国)有限公司的专利侵权诉讼案至今已有几年了，最近出现案情突变，中科院微电子所的专利被己方在三个月之前提出申请的另一件专利构成本专利产品权利要求（独立权利要求8及其从属权利要求）的抵触申请而宣告专利权部分无效。与此同时，在网上议论纷纷，有的认为中科院微电子所未做好专利布局工作，也有的认为专利代理机构未尽到撰写专利申请的职责，但我认为这是由于我国在2008年修订专利法时未经充分酝酿讨论而将专利法第二十二条中有关抵触申请局限于他人扩大到任何单位和个人所带来的不利于申请人保护的后果。因而强烈呼吁对专利法第二十二条和第二十三条采取紧急补救修订措施。
一、将抵触申请由限于他人的在先申请扩大到任何单位或者个人的在先申请违反了有关引入抵触申请的立法本意
新颖性、创造性和同样的发明创造只能授予一项专利权是三个不同的条款。新颖性、创造性是专利授权三个条件中最重要的两个条件；同样的发明创造只能授予一项专利权是为了防止重复授权，且考虑到先申请制将专利权授予最先提出申请的申请人。新颖性、创造性最早都只相对于现有技术进行分析对比，且是将要求保护的技术方案（权利要求）与整个公开的现有技术进行分析对比，其中对于作为现有技术的专利文件，不仅可以用其权利要求书公开的内容进行对比分析，还可以用其说明书中公开的技术内容进行对比；而对于同样的发明创造只能授予一项专利权来说，为防止重复授权，仅仅比较其授权的技术方案，因此仅将两者的权利要求书进行比较。
但是，由于当时一些国家的发明专利申请提出实质审查的期限可以长达七年，而有些在后提出的发明专利申请又想早日审查，但作为同样的发明创造只能授予一项专利权就要等到前一专利申请在提出实质审查请求时是否对权利要求书进行修改后再作决定，因此就采用了在新颖性中引入抵触申请的概念，以加快在后申请的审查。由此可知，在新颖性判断中引入抵触申请的概念是为了解决同样的发明创造只能授予一项专利权，这反映在2001年专利审查指南中第二部分第三章第2节的第2段和第2.2节的第2段中：“而且，为了避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授予专利权，在判断新颖性时，还应当考虑申请日以前由他人向专利局提出过申请并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件”(第2节第2段)，“由于一项发明创造只能授予一项专利权，因此，为了避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授权，审查员在进行新颖性审查时，应当检索是否存在损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的抵触申请”(第2.2节第2段)。但是需要说明的是，如果仅为了解决同样的发明创造只能授予一项专利权，则只需要将两者的权利要求书进行对比，而为加快在后申请的审查，还要将本申请的权利要求书与在先申请在后公开的本国专利（申请）文件说明书中公开的技术内容进行对比（体现在2001年专利审查指南第二部分第二章第2.2节的第3段中“确定是否有抵触申请存在，不仅要查阅在先申请原始文本的权利要求，而且要查阅其说明书，应当以其全文为准”），因此应当认为抵触申请的引入从防止重复授权出发进行了扩展，将该在先申请中说明书中记载而又未反映在权利要求书中技术方案就解释为在先申请人在专利申请时放弃保护而允许公众使用，这样的话在先申请人允许公众无偿使用的内容就不再允许成为在后申请的专利申请人要求专利保护的主题。正由于此，2006年专利审查指南中删去了前两部分有关抵触申请是为了解决同样的发明创造只授予一项专利权的内容，而保留了有关抵触申请应当以其全文为准的内容。
对于申请人本人的在先申请的情况，为解决重复授权问题，仍然应当考虑其在后申请与在先申请的权利要求书中的任何一个技术方案不能相同，这一规定是合适的；但是，申请人在先申请的说明书中记载的内容还有可能是其还需要专利保护的内容，尤其是申请人针对一个项目做出了技术内容相关的多项发明创造，为了充分公开发明创造，在其一件在先专利申请的说明书中很可能需要涉及其某项或某几项在后发明创造的内容，这并不是申请人想放弃给公众无偿使用的内容，因而国际上在开始引入抵触申请时将抵触申请局限于他人的规定是合适的。
十九世纪末期，有部分国家将抵触申请扩大到包括申请人在内的任何单位或者个人，我国在2008年修订专利法时也将抵触申请扩大到任何单位或者个人，这一规定显然超出了原先在专利法中引入抵触申请的立法本意，而且给申请人带来了很大不便。
二、抵触申请扩大到任何单位或者个人的在先申请不仅给申请人带来很大不便，还影响了申请人的权益
企业在研发开拓出一项发明创造后，根据专利布局往往需要提出多件专利申请。在抵触申请仅限于他人在先申请时，专利代理机构与申请人一起商定专利申请布局后，就可以着手专利申请文件的撰写，完成一件专利申请的撰写就提出一件专利申请，而且在提出专利申请之后，还可以在这批专利申请的过程中和过程之后，逐步对专利布局进行完善。而当抵触申请由限于他人的在先申请扩大到包括申请人在内的任何单位和个人后，就只能同时完成多件专利申请的撰写，并在同一天提出专利申请，这不仅会给企业和专利代理机构带来很大的不便，而且在此过程中认为需要对专利布局加以完善时也会受到己方在先申请构成抵触申请的风险。
退一步讲，即使专利代理机构与企业在提出系列申请时给予极大的关注，将涉及一个研发项目的多项发明或者实用新型同日提出专利申请，这样一来相对于完成一件申请文件的撰写就提出一件专利申请来说，必然会导致其中部分专利申请推迟了申请日。由于我国采用先申请制，申请日的推迟必定损害了申请人的权益。
在这种情况下，对于发明和实用新型专利，可能会认为可通过将在先申请说明书中记载的技术方案作为分案申请提出而加以解决，但是需要说明的是，此时的在后分案申请就不能增加新的技术内容，以中科院微电子所的那件专利来说，就不能再出现权利要求1至权利要求7这几项技术方案的内容，也就是说中科院微电子所的那件专利不能通过分案申请来解决这一问题。
当然，在这种情况下，对于发明和实用新型专利申请，还可以通过要求本国优先权加以解决，但是这也会出现新的问题。且不说要求本国优先权时，专利代理机构和企业还需要判断在先申请中对该要求本国优先权的技术方案是否作出充分公开以确定该技术方案能否享有优先权，更由于我国专利法中还规定要求本国优先权时在先申请被视为撤回，因而此时至少还需要提出两件在后申请，均要求在先申请的优先权，这必然增加了申请人的负担。
即便不考虑发明或者实用新型专利申请要求本国优先权会增加申请人的负担这一问题，在这次修改专利法时对外观设计增加了本国优先权的规定，而抵触申请由局限于他人扩大到任何单位或者个人对于最需要引入本国优先权的情况（即申请人在提出一件外观设计申请后就进一步开发出多件相似外观设计而提出要求在先申请优先权的情况）失去了实际意义。在这种情况下，申请人只能将新研发出的多项相似外观设计与在先申请的一项或几项外观设计合案申请，并要求在先申请中那项或那几项外观设计的优先权，若抵触申请仅局限于他人的在先申请的话，且未找到其他相关的现有设计或相关外观设计文件时，则在后申请的各项外观设计均有可能同时授权；而当抵触申请扩大到任何单位或者个人的在先申请的话，则在后申请中要求优先权的那项或者那几项外观设计就会构成该在后申请中不能享受优先权的其他多项相似外观设计的抵触申请，这样的话其他多项相似外观设计就不能授权，则这种情况下要求外观设计本国优先权就完全失去了意义，而这种情况正是这次修订专利法时增加外观设计本国优先权最想解决的.
通过上述分析可知，应当将抵触申请规定成仍局限在他人更为合理，不仅更符合该条款的立法本意，而且更方便和更有利于申请人。
三、2008年修订专利法时将抵触申请扩大到任何单位或者个人的在先申请未经过充分酝酿讨论
正如前面所指出的，我国专利法早期与当时各国专利法对抵触申请的规定相同，都限于由他人在先提出申请、在后公开的本国专利（申请）文件。上世纪末，有部分国家将抵触申请扩大到包括申请人本人的在先申请在后公开的专利（申请）文件，因而在1998年第三次修订专利法时在我国也出现了将此条款有关抵触申请中的他人扩大到任何单位和个人的建议，那时国家知识产权局在局内的第一次征求意见稿中就包含了此内容，当时本人还未从国家知识产权局退休，便从该条款的立法本意以及从方便专利申请人这两方面说明还是局限于他人为好，从而说服了当时局里负责专利法修订的部门，因此2000年修订专利法时未对抵触申请有关内容作出实质性修改。
2008年专利法第三次修订，在由国家知识产权局和国务院法制办多次发布的专利法修订征求意见稿中均未包括对此条款的修订内容，包括当时国务院法制办向本人专门发出的最后一次征求意见稿中也未见到有关将抵触申请由限于他人扩大到任何单位和个人的修改内容，但是在最后经人大通过公布的专利法第三次修订稿中却包含了此内容，因而那些与本人一样主张将抵触申请仍限于他人的专利工作者就没有得到说明不同意见的机会，也就是说2008年修订专利法时将抵触申请由限于他人的在先专利（申请）文件扩大至任何单位或者个人的在先专利（申请）文件未经过充分酝酿讨论。
2005年，国家知识产权局就专利法第四次修订向社会征求意见时，本人就根据平时实践中的体会以及来自企业和专利代理机构的反映，提出了十方面的建议，其中包括对专利法第二十二条和第二十三条的修改建议，对该条修改建议的主要内容是“将抵触申请恢复到仍局限于他人的在先申请文件”[1]。但是，在最后向国务院上报的修改稿中未接收该建议，据了解是考虑到上次修订专利法时刚由限于他人修改为任何单位或者个人，不便立即修改回去。因此，当前几个月国务院法制办在对专利法修订草案二次审议稿征求社会意见时，我便再次提出“将抵触申请仍限于他人在先申请文件”的建议[2]，此建议得到不少企业和专利代理机构的认同。
但是，今年修订专利法的最后公布稿中对该条款仍未作修改，因而申请人本人的在先申请中公开的同样的发明和实用新型仍然构成了在后申请的抵触申请。
四、应当尽快采取对专利法第二十二条和第二十三条的修订措施
最近，由中科院微电子所与英特尔（中国）有限公司专利侵权诉讼而产生的对中科院微电子所专利的反诉无效案中，中科院微电子所的涉案专利中的独立权利要求8及其相应的从属权利要求被其本人的在先申请、在后公开的中国专利文件构成抵触申请而被宣告无效，这一事实充分说明应当尽快将专利法第二十二条和第二十三条中有关抵触申请的规定仍修改成限于他人的在先申请在后公开的专利（申请）文件。而目前专利法第四次修订刚进行完，对此未作修改，因此希望国家知识产权局、国务院法制办和全国人大常委会法制工作委员会对此能够紧急采取补救修订措施。
目前主张对该条款不作修订的可能会有如下两点理由：其一，2008年刚由抵触申请限于他人改成任何单位或者个人，这么快改回去不太合适；其二，国外有不少国家已经规定抵触申请为任何单位或者个人的在先申请、在后公开的专利（申请）文件，这样规定是顺应国际发展潮流。本人认为不应当以此作为对该条款不作修订的理由。
首先，需要看2008年专利法对第二十二条和第二十三条所作修改是否符合此两法条的立法本意。显然，将抵触申请由限于他人修改成任何单位和个人违反了这两法条的立法本意（见前面所作分析），尤其是从这十几年实践来看，这一修改给申请人和专利代理机构带来极大不便，甚至还直接损害了申请人的权益，尤其是中科院微电子所的这件专利被宣告部分无效的结果更说明了目前将抵触申请扩大到任何单位或者个人对申请人带来极不利的后果。因此作为政府机构，知道不合适了，就应当从方便申请人出发而尽早改回去，越早越好，影响越小，而不能纠结在刚修改完又马上改回去怕影响不好。
其次，对于国际上部分国家的规定，也不应盲从。各国有各国不同的国情，各国还有与此相适应的其他规定，因此只要不是国际条约的强制要求，就需要结合本国具体情况分析是否适用。且不说，这一规定明显不符合这两法条的立法本意和会给申请人带来很大的不便，由于我国对要求本国优先权的专利申请，其在先申请被视为撤回，即使面对上述难题通过要求本国优先权加以解决时也仍然会增加申请人的负担，更何况这次修订专利法后外观设计允许要求本国优先权后，上述抵触申请扩大到任何单位或者个人的规定使外观设计要求本国优先权中最希望解决的情况（要求本国优先权的多项相似外观设计合案申请）失去了可享受本国优先权的实际意义。因此，从我国具体国情来看，也应当尽快将第二十二条和第二十三条中有关抵触申请的规定修改成仍局限于他人。
下面，提出如何针对这两条款采取紧急补救措施的具体建议。
1.立即启动对专利法第二十二条和第二十三条的紧急修订措施
为解决专利法第二十二条和第二十三条有关抵触申请规定不符合这两条款立法本意和给企业带来极大不便，希望国家知识产权局在近期尽快与国务院法制办和全国人大常委会法制工作委员会就中科院微电子所专利被本人在先申请的专利宣告部分无效为实例，商议对专利法第二十二条和第二十三条采取紧急修订措施，给出对这两法条的补充修订内容，争取在专利法第四次修订案实施之前经全国人大常委会审议通过。
对该两条款的具体修改建议为：“
第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有他人就同样的发明或者实用新型在申请日前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布或者公告的专利文件中。
……
……
本法所称现有技术，是指申请日前在国内外为公众所知的技术。”
“第二十三条 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有他人就同样的外观设计在申请日前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
……
……
本法所称现有设计，是指申请日前在国内外为公众所知的设计。”
上述建议修改内容中除了体现将“抵触申请局限于他人的在先申请、在后公开的中国专利（申请）文件”外，还包括了对该两条款中法律用语明显不规范之处作出的修改：按照法律常规定义，“以上”“以下”含义包含本数，在专利法第二十二条和第二十三条中出现了“以前”和“以后”两个用语，其中“以前”的含义不包含当日，“以后”包含当日，由此可知，这两法律条款中采用的“以前”用语含义与法律常规定义不一致，且同一法律条款中的两个类似法律用语“以前”“以后”的含义也不一致，因此从规范法律用语出发，应当将该条款中出现的“以前”均修改为“前”，因而在上述修改建议中同时将这两条款中出现的四处“以前”改为“前”。
2.如果在专利法第四次修订案实施之前未能完成上述紧急补救措施的话，能否在专利法第四次修订案实施后，尽快启动对专利法进行小修改的变通措施
专利法实施以来，作了四次修订，每次间隔至少八年，这一次修订还相隔十二年，因而若等到下次专利法修订，又得快十年了，也就是说还要给申请人带来至少十年的不便和利益损失，为此希望国家知识产权局、国务院法制办、全国人大常委会法制工作委员会能够采取对专利法进行小修改的措施，争取针对该两法条（或其他几个必要修改的法条）启动专利法修改程序，以便在近几年就解决这一遗留问题。具体条款修改建议同前，不再重复。
3.删去专利法实施细则第三十二条第二款和第三款规定的内容
目前专利法实施细则尚在修订过程中，希望能删去原细则第三十二条第二款和第三款规定的内容。这不仅因为细则第三十二条第二款和第三款规定的内容必要性不大，而且删去之后对于申请人遇到出现本人的在先申请可能构成在后申请抵触申请的情况时可通过要求本国优先权加以解决。
制定专利法实施细则第三十二条第二款和第三款出发点是为了防止重复授权，其用意是好的，但是其第二款中的第一种情况和第三种情况无需作出单独规定，其由优先权本身的规定就应当能够满足，这两种情况都不满足首次申请的要求，因而这一规定本身是重复的，而且导致初审部门在掌握时将其扩大到不合适的程度。而对第二种情况，似乎从防止重复授权角度出发应当有此要求，但是如果在后申请要求保护的主题是在先申请说明书中记载的内容时就不会导致重复授权，而这一规定是从形式上防止重复授权而扩大到本来不属于重复授权的也不能要求优先权，显然不太合适，例如一项在先申请的实用新型要求保护一种产品，但其说明书中还涉及该产品的制造方法，申请人在该实用新型授权后但自该实用新型申请日起还不到一年时想保护该产品的制造方法时就需要提出一项发明申请并要求该实用新型的优先权，这并不会导致重复授权，但按目前的规定就不能再要求优先权了。专利法实施细则第三十二条第三款也存在同样的问题，例如一项在先申请的实用新型要求保护一种产品，但其说明书中还涉及该产品的制造方法，申请人可以再提出一件发明专利申请，要求该实用新型的优先权，如果该发明专利申请要求保护的主题是该产品的制造方法，就不会导致重复授权，不必要求其一定撤回该在先的实用新型专利。为此，建议不要在形式审查阶段作出是否重复授权的实质内容的判断，即不要通过是否允许享有优先权的形式审查来代替是否构成重复授权的判断。是否构成重复授权的判断留到发明实质审查阶段进行审查或者在实用新型和外观设计的初审阶段按照是否造成重复授权的标准进行审查。由此建议删去原细则第三十二条第二款和第三款的内容。
若删去专利法实施细则第三十二条第二款和第三款，则企业在针对一件研发项目申请多件专利申请时，遇到可能出现在先申请构成在后申请抵触申请而影响其新颖性的情况时，可以通过要求本国优先权的方式加以解决。例如在前述中科院微电子所在针对那件专利诉讼的涉案专利提出申请时，可以要求在先专利申请的优先权，这样的话，其中独立权利要求8及其从属权利要求能够享受在先专利申请的优先权，就不会再以该在先专利申请为证据宣告该在后专利部分无效了。
需要说明的是，由前述分析来看，即便不考虑防止申请人本人在先申请构成在后申请的抵触申请这一出发点，专利法实施细则第三十二条第二款和第三款也应当予以删除。但是，需要更进一步说明的是，即便删去专利法实施细则第三十二条第二款和第三款，仍不能解决多项相似外观设计要求本国优先权名存实亡的的问题（见下面第4点建议的分析说明）。
4.为防止认定外观设计要求本国优先权后本人在先申请构成在后申请的抵触申请，在专利审查指南中应当作出例外补充说明
如果前面所说第1项建议不能实现，即不能在专利法第四次修订案实施前对专利法第二十二条和第二十三条有关抵触申请的规定采取紧急修订措施的话，那么对于要求本国优先权的多项相似外观设计合案申请的情况，其要求本国优先权就名存实亡了。
外观设计引入本国优先权制度的目的就是为了方便申请人在申请了一项外观设计后不久又开发出新的可以合案申请的外观设计，从而提出在后合案申请并要求在先申请的优先权，其中最重要的一种情况是申请人提出一件外观设计申请，其后又开发出多项相似外观设计，从而将那件在先申请要求保护的外观设计与后开发出的多项相似外观设计合案申请，并要求在先申请的优先权。但对于这种情况，就会出现该件在后申请中的能享受优先权的一项或几项外观设计构成了新增加的不能享受优先权的那几项相似外观设计的抵触申请，即合案申请中相对于在先申请新增加的那几项外观设计就不能授予专利权，这样一来就使本次专利法修订时新增加的外观设计本国优先权制度的初衷大打折扣。为此，建议在专利审查指南中规定对这种情况作为一种例外来处理，即同一件专利申请中的多项相似外观设计，由于这几项外观设计的申请日相同，其真正的保护期限都是从申请日起到专利终止日，因而不必再考虑这几项相似外观设计彼此之间是否构成抵触申请。当然，如果这次专利法实施细则修订时删去了第三十二条第三款，那么申请人在提出在后的外观设计合案申请时还应当表示撤回在先申请的那件外观设计专利申请。
最后，希望这次紧急呼吁能得到国家知识产权局、国务院法制办和全国人大常委会法制工作委员会的重视，对此能够采取紧急补救措施。并希望能看到这篇文章并认同本文观点的广大专利行业同仁、尤其是企业和专利代理机构中认同本文观点的专利工作者，共同向国家知识产权局、国务院法制办和全国人大常委会法制工作委员会提出类似的建议，以促进这一问题的解决。
[1]当年提出有关建议理由如下：“在第三次修订专利法时的历次征求意见稿中均未将抵触申请扩大到申请人本人的在先申请在后公开的中国专利申请文件或专利文件，但在最后正式公布的《专利法》修改稿中作了上述扩大。由于上述修改未经过充分的听取意见，致使这一修改明显对专利申请人带来了极大的不便，不利于申请人及早申请专利。事实上，这方面的立法本意是为了防止重复授权，但为了在后申请的人早提出实质审查时方便审查，将抵触申请的概念引入到新颖性中；与此同时，对于他人在先提出申请但未要求保护而提供给公众无偿使用的内容，不再对在后申请人授予专利权。因此将申请人与他人的先后申请问题的解决办法应用到申请人本人的先后申请，即将申请人在先申请在后公开的内容纳入抵触申请的范围是不合适的，尤其这样的规定会给申请人带来了极大的不便，这在近六年的实践中已经反映了出来，当申请人作出的发明创造涉及一系列的相关申请时，往往需要将这些专利申请在同一日提交，以避免本人的在先申请构成在后申请的抵触申请，这导致专利申请人不能及时提出专利申请。（这一点对于当外观设计引入本国优先权后，对于同一产品的相似设计要求优先权时也会出现类似的问题）。为此建议，在这次修订专利法时将抵触申请仍局限于他人的在先申请在后公开的中国专利申请文件和专利文件，以方便专利申请人。”[2]这次提出的具体建议为：由于将抵触申请由限于他人的在先申请文件修改为任何单位或者个人的在先申请文件“并不能体现该条款的立法本意，而且给申请人针对一个项目提出多件专利申请时带来了困难，因此建议这次修订专利法时能够将抵触申请修改成限于他人。当然，可能会认为刚作出修改就改回去不太合适，但修改得不合适应当及早改回去，越早越好，影响越小，因为这样的修改既超出原来该条款的立法本意，而且这一规定给企业针对一个研发项目提出多件专利申请的申报工作带来相当大的不便，必须等此多件申请都完成撰写工作后在同日提出申请。”
作者：吴观乐，历任中国专利局物理审查部副部长、中国专利局专利复审委员会副局级复审委员、中国专利局机械审查部部长、国家知识产权局专利局审查业务指导委员会副主任等职。
关注专利培训，从1988年起，持续不断从事专利审查员和专利代理人的培训工作，先后为数千受众讲授专利审查/专利代理实务课程，在培训专利局审查员和全国专利代理人考试培训方面声誉卓著，被网友们誉为中国专利代理人考试培训“第一人”。
先后出版专利著作9种（含合著），在国内外刊物上发表文章五十余篇；参与了《专利法》和《专利法实施细则》第二次修订的工作， 2000年至2001年退休返聘期间承担了2001年版《审查指南》修订的全书统稿校稿工作和《审查指南修改导读》一书的统稿工作。
另外吴观乐老师【2020年专利法对外观设计部分的修订内容解读】也已上线，跟着吴老一起学习吧：
https://www.mysipo.com/goods-detail/?goodsId=1137
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百姓能呼吸就行，呼吁？得看………………
2020/11/29 22:27 [来自湖北省]
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