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近似却不侵权?看专利诉讼的应对策略

发布时间:2021.12.02 北京市查看:523 评论:0

古人云:以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。同样,以专利侵权案件为镜可以知如何应对专利侵权或被控侵权。

因此,笔者从诸多明镜中选择了较为有趣的一面,赠予在座各位观赏。

案件详情:

一审原告、二审上诉人:韩福山

一审被告、二审被上诉人:威海力沃海洋生物科技有限公司、山东滨州天健生物科技有限公司。

涉案专利:ZL200310117763.6(申请日:20031230;授权日:20060315,申请人:韩福山)

权利要求书:1、一种多肽饲料的加工方法,其特征在于是利用新鲜的低值鱼虾为原料,经如下加工步骤制得的包括多肽膏和多肽粉的多肽饲料:a、去除杂质:将新鲜的低值鱼虾去除杂质;b、脱脂:将去除杂质的物料通过蒸煮后压榨脱脂,得到固体物料和油水混合物;c、油水分离:将脱脂得到的油水混合物进行离心分离,得到油脂和含蛋白质的浊水,油脂回收利用;d、粉碎:取含蛋白质的浊水与脱脂后得到的固体物料按0.8-2.0:1的比例混匀后,粉碎成80-300目(0.18-0.05mm)浆料;e、灭菌:在浆料中加入公知的防 腐 剂和抗氧化剂,调节PH值在6.5-8.0之间,进行巴氏杀菌或在80-85℃下维持10-30分钟杀菌,然后冷却到35-60℃;f、酶解:按浆料中含蛋白质量的1-5‰(重量比)加入复合蛋白酶,酶解1-8小时,其中复合蛋白酶为等量的细菌内切酶、细菌外切酶、真菌内切酶、真菌外切酶、风味酶、木瓜蛋白酶、碱性蛋白酶、氨肽酶、端肽酶、羧肽酶、胶原蛋白酶、粘蛋白酶、磷酸酯酶、脂酶、弹性蛋白酶、胰蛋白酶中的两种或两种以上的均匀混合物;g、灭酶:将酶解后的浆料升温至80-90℃灭酶10-30分钟;h、浓缩、干燥:将灭菌后的浆料浓缩至含水量20-50%(重量比)时为多肽膏,产生的蒸馏水回收利用;浓缩物经干燥后得多肽粉;i、包装:生产出的多肽膏或多肽粉经真 ***装即为成品;多肽饲料产品中,以蛋白计,膏体产品中蛋白含量为35-60%(重量比),水分含量为20-50%(重量比);粉体产品中蛋白含量45-70%(重量比),水分含量为5-10%(重量比)。2、一种可由权利要求1所述多肽饲料的加工方法得到的多肽饲料。

简单讲,上述专利的工艺具体为:1.除杂质→2.蒸煮压榨脱脂→3.油水分离→4.粉碎→5.灭菌→6.酶解→7.灭酶→8.浓缩干燥→9.真 ***装

被控侵权方法具体为:1.原料鱼→2.去杂→3.蒸煮压榨去油→4.油水分离→5.固体绞碎→6.浊水回加→7.酶解→8.过滤→9.分离→10.酶失活→11.灭菌→12.浓缩、干燥→13.真 ***装→14.成品。

该工艺中酶解采用专利ZL00123404.8(申请日:20000815,授权日:20030528)中的技术进行,具体为:a.酶解步骤所用酶为海洋低温碱性蛋白酶;b.其最优酶解条件为固液比为5:8,用酶量为1.5%,pH值为8.21,温度为20-25℃。在最优酶解条件下,最适酶量为1.5%,最佳酶解pH值为8.2,最佳酶解温度为22℃;c.最佳酶解时间为7小时。

该案实则涉及到证明责任分配、是否违反法定程序等各项问题,由于较为繁杂,此处笔者不再一一赘述,仅从技术角度分析如下:

问题1:依据全面覆盖原则,被控侵权方法是否全部覆盖涉案专利全部必要技术特征?

专利权人陈述其专利方法顺序不能调换,如果调换就生产不出产品,并认可用被诉侵权方法无法生产出涉案专利方法所生产的产品;被诉侵权方方法中部分工艺顺序与涉案专利不同。

结论:被控侵权方法未全部覆盖涉案专利的全部必要技术特征。

问题2:依据等同原则,被控侵权方法是否是涉案专利方法的等同替换?

(1)粉碎步骤操作顺序不同,但粉碎最终效果都是得到脱脂后的混合鱼浆,以便于后面的酶解过程,两种粉碎方式并无任何实质性区别,因此上述操作顺序虽不相同,但构成等同;

(2)酶解具体工艺、酶种类、酶量不同:被诉侵权方为专利号为ZL00123404.8的酶解技术,涉及到的酶为碱性蛋白酶;涉案专利酶解步骤具体如前文所示,使用酶为复合蛋白酶,单一酶和复合酶明显不同。即使退一步讲,被控侵权方法中酶解时所使用的酶海洋低温碱性蛋白酶复合海洋酶,但无证据表明该酶与涉案专利中的复合物一致。进一步从酶量来看,涉案专利限定酶量为1-5‰(重量比),被控侵权方法中酶量为1.5%,是前者的3-15倍,明显不同;尽管被控侵权方法酶解时间为7h,落入涉案专利酶解时间1-8h范围内,但整体而言,酶解步骤并不等同或相同;

(3)被诉侵权方灭菌步骤在酶解步骤后,涉案专利灭菌步骤在酶解步骤前,且专利权人在再审请求书中也强调如果酶解前不灭菌,则在酶解过程中必然使物料腐 败,即灭菌步骤不同会导致效果不同,不构成相同/等同。

(4)其他:被诉侵权方方法中的过滤、分离、成品在涉案专利中未体现;侵权被控方法中粉碎、灭菌、灭酶和浓缩步骤具体细节未说明,专利权人也未举证上述操作条件与涉案专利必然相同。

结论:本案被控侵权方法存在既不相同也不等同的必要技术特征,不构成对涉案专利权的侵犯。

最终,韩福山与威海力沃公司、山东滨州天健公司侵犯专利权纠纷一案的一审、二审均以韩福山败诉而告终。

谈及此,笔者进行如下总结:

1.且不提指控方在此案中表现如何,单从指控方专利技术而言,其最大缺陷实则是权利要求保护范围过小,从起点就已经丧失了主动权。具体从涉案专利权利要求1来看,对于加工步骤的封闭式限定以及包括“包装”在内的过于细化操作步骤的限定,已将保护范围限定到了极小范围。此外,浆料粉碎粒径、杀菌温度、时间以及pH等,将该保护范围又进一步限定至更小,以至于在该侵权案件中的侵权判断时,上述工艺步骤及各操作步骤的具体限定都作为了必要技术特征予以考虑。故而在专利撰写时,便需要未雨绸缪,将必要技术特征限定至主权项中,至于过于细节的内容,则尽量限定至从权或在说明书中记载,以便于后期再与审查员进行博弈。

众所周知,专利新创性不够将难以授权,专利稳定性过低则易被无效,专利保护范围过小,到被侵权时又会诉求无门,故而,创造性、稳定性以及保护范围之间如何平衡,永远是高质量专利难以跨过的门槛。诚然没有一篇专利能完美做到无懈可击,往往一旦对手投入足够的时间、金钱,不说对手必然会取得胜利,却也会让各位被骚扰到心烦意乱。但语言本就是一门艺术,尽管语言限定保护范围是为难语言,但当语言艺术强大到足以抵抗对手所能承受的投入时,谁是胜利的一方,便也不难预测。

2.除了想尽办法对指控方的专利进行无效外,作为被控侵权方,不侵权抗辩是最重要的应对被控侵权方式,不侵权抗辩正如找不同小游戏,将自己的技术与涉案专利进行技术特征的对比找到不同,比起找相同显然更为简单。此外,先用权抗辩(即某项发明创造在专利申请人提出专利申请之前,如果他人已经制造了相同的产品、使用了相同的方法或者已经做好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备则在该发明创造被授予专利权后,他人仍有权继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造,其制造和使用行为不被视为侵犯专利权)以及现有技术抗辩(即在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权)也是较为有效的抗辩手段,前者以已有产品为武器,后者则以现有技术为手段。

3.作为指控方,提交证据说明诉求时需要理清逻辑、明确目标,切勿搬起石头砸自己的脚,本案中,一审二审的意见里多次用指控方的诉求驳斥指控方,譬如指控方所陈述的专利方法不能调换问题,再如灭菌步骤不同会导致效果不同问题,终是让指控方一步步落于被动地位。

文章原文链接:
近似却不侵权?看专利诉讼的应对策略

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