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抵触申请规定的合理性

发布时间:2011.05.23 山东省查看:14551 评论:18

最近一直在头疼一个问题,就是有关抵触申请规定的XX问题,这里XX表示非典型性问题,亦正亦邪,呵呵。问题源于我个人的一个错误,这里大体说一下缘由,某申请人提供了一个材料,包含三个主题,符合单一性;申请人想多要一个证书,并且分开报也更有利于权利要求的布局,本打算做一份材料进行申报,日后分案,但后来依据申请人的意思直接分开处理,于是就其中的一个主题单独为一件申请,其他的两个主题纳入另一件申请,但第一件申请记载了其他两个主题的实质性内容。最终材料于2009年的9月16日整理完毕,申请人2009年9月29日下午定稿,时间太晚没打印出来。依稀记得9月30日代办处不收取案子,下午就开放假了,流程没有及时提交。2009年的10月9日八天的长假期后新专利法就开始实施了,这样带来一个问题,第二件申请是双报的,在当时是需要邮寄到国家知识产权局的,结果又统一整理申报材料,结果第二件申请的申请日是10月10号,不想流程10月9日把第一件申请送交了代办处,申请日成了10月9号,以至于第一件申请构成了第二件申请的抵触申请,导致第二件申请被驳回的局面。我当时没注意跟进,并且通常与客户后续问题的沟通都是办公室来做的,直到拿到第二件申请的审查意见才意识到问题的严重性。 犯错就是犯错,也希望大家,尤其是新入行的同志能从我的这个错误中吸取教训。这里想提一个问题,就是有关上面提到的XX问题,现行专利法有关抵触申请的规定在考虑公平的同时,却为申请人材料的准备下了绊子,有时涉及一个产品,往往可以就几个、十几个、几十个甚至上百个主题进行申请,可能很多主题相互关联,很多条件下必须考虑就这些主题同日申请,以至于必须把所有的相关材料都整理完毕之后才能进行申请,申请人的利益往往因为申请日的拖后而得不到更好的保障。并且,有些申请人不熟悉现行专利法,提交材料时往往不注意规避有关抵触申请的新规定,也比较容易出问题。 从立法原意上看抵触申请的是专利法第9条有关避免重复授权(相同发明创造)的保障性条款,现行专利法把抵触申请(新颖性)延及到本人的在先申请在后公开是否过严。

标签: 申请人 专利法 时间 主题 个人


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评论列表

  • 第1楼
    个人觉得问题不大:
    首先分案或者要求优先权的办法可行,材料尚不充足的,可以另案申请,不用在原案中提及;
    重要的主题需要抢日期的,原案中把主题尽量上位,支持的内容有多少算多少,可不考虑说明书知否支持,留到另案申请中再说,至于所要保护的主题在哪个申请案中被承认,那是审查员的事情;
    申请日和材料充分本身是一个矛盾,重点在申请人一方的选择和努力,原则上,这不是专利法应该处理的。换一句话说,争取申请日所带来的风险,申请人自己要承担,客观上,是公平的。

    但这里有一个要点,提出来供后续讨论;

    如果一个在先申请的主题(支持材料不足)经审查,权利要求不成立,那么其是否抵触同样主题的在后申请(支持材料充足),从逻辑上说,应该是不抵触,但不知实践中如何处理?

    2011/05/23 17:07 [来自北京市]

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  • 第2楼

    2011/05/23 17:09 [来自陕西省]

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  • 第3楼
    LZ的问题可能是现在代理人付出收益比太低造成的,一个人要在短时间内写那么多案子,难免顾此失彼,如果一个team一起做,时间再宽裕一些,可能就不会出现这种失误。至于此法条是否偏严,则见仁见智了。

    至于3楼提到的在先申请的效力,我认为,可以参照指南中”推定无新颖性“的情形处理,即,由于在先申请已公开与本申请要求保护的方案相同的方案,审查结论如仅仅是认为”公开不充分“,则仍然应推定为抵触申请,除非申请人能够证明在本申请日之前该方案无法实施,也就是说,申请人对此必须承担举证责任,而不能仅仅依据在先申请的审查意见来提出抗辩。

    2011/05/23 17:55 [来自北京市]

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  • 第4楼
    solo307 发表于 2011-5-23 17:55
    LZ的问题可能是现在代理人付出收益比太低造成的,一个人要在短时间内写那么多案子,难免顾此失彼,如果一个 ...

    不太同意您的观点,仅两点意见陈述;
    第一,如果在前申请的审查结论认为”公开不充分“,那么同时也就已经证明了在后申请日之前该方案无法实施,无须多此一举;(这里隐含的意思是可以实施的方案一定和之前被否定的方案无关)
    第二,一个是不能成立而受到保护的主题;一个是可以成立而受到保护的主题;即使主题相同,也不能认为是同一方案吧

    2011/05/23 22:01 [来自北京市]

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  • 第5楼
    yixiang 发表于 2011-5-23 22:01
    不太同意您的观点,仅两点意见陈述;
    第一,如果在前申请的审查结论认为”公开不充分“,那么同时也就已 ...

    理论上(也许内部另有规定),国知局每个申请的结论应当是互相独立的,甚至同一审查员在多个系列申请中作出的结论也应当是互相独立的。引用在先申请的结论固然有利于申请人抗辩,但如果在后申请的审查员对此结论有疑义或不同意,申请人仍然需要承担举证的义务。

    2011/05/24 00:35 [来自北京市]

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  • 第6楼
    solo307 发表于 2011-5-24 00:35
    理论上(也许内部另有规定),国知局每个申请的结论应当是互相独立的,甚至同一审查员在多个系列申请中作 ...

    我觉得您所指‘理论上’恰恰是现实情况   即不同审查员的观点可能不同;这一点我是同意的;

    如果纯说理论上  我们的假设就应该是所有的审查员面对法条的标准时一致的,那么我在2楼说述的,则可以直接成立;

    2011/05/24 00:50 [来自北京市]

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