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同报申请中的功能限定探讨

发布时间:2019.01.06 湖北省查看:1516 评论:8

本帖最后由 江郎 于 2019-1-7 13:52 编辑

发明和实用新型同报是一些用户选择的专利申请策略,即,在符合专利保护客体要求等前提下,同日提交相同的发明专利申请和实用新型专利申请。
如果实用新型和发明先后获得授权通知,基于专利法第9条,需要放弃在先申请的实用新型,或者对在后申请的发明权要进行修改,保证修改后的发明与实用新型之间没有相同的权利要求,即,保护范围。

这种情况,对于机械结构类的专利申请比较好处理,因为发明、实用新型二者的权要多数情况是完全一致的。但对于电学大类,则可能会有所区别,因为其中的发明可能会涉及功能限定。具体举例如下。

实用新型:

权1:一种XX系统,包括A、B和C,A与B连接,B与C连接。

假设其获得授权。

发明:

权1:一种XX系统,包括A、B和C,A与B连接,B与C连接;A用于……a;B用于……b;C用于……c。

权2:一种方法,包括如下步骤:A……a;B……b;C……c。

并且,实用新型和发明在说明书中都记录有“A用于……a;B用于……b;C用于……c”的相关内容。

由于发明的权1和实用新型的权1在字面上并不相同,或者更具体而言,前者比后者多了功能限定的技术特征“A用于……a;B用于……b;C用于……c”。此时,二者是否还应被称为相同的发明创造,进而引出专利法第9条的问题?或者更直接而言,二者是否还属于真正意义上的“同报”。

欢迎大家讨论。


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评论列表

  • 第1楼
    我觉得,如果有已授权的实际电学“同报”案例来进行辅证,会更有说服力。

    2019/01/06 14:20 [来自湖北省]

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  • 第2楼
    本帖最后由 寒江独钓 于 2019-1-7 11:32 编辑

    如果申请人自己都勾选了“同日申请声明”,我觉得审查员大概率认为属于“同样的发明创造”,会要求放弃。
    就我个人而言,我觉得严格来说,不算“同样的发明创造”,除非A、B和C的功能是能够唯一确定的。

    2019/01/07 11:31 [来自江苏省]

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  • 第3楼
    寒江独钓 发表于 2019-1-7 11:31
    如果申请人自己都勾选了“同日申请声明”,我觉得审查员大概率认为属于“同样的发明创造”,会要求放弃。
    ...

    赞同,ABC的功能限定如果确实属于隐含公开,可以认定二者相同,否则,不应轻易认定二者相同。

    2019/01/07 13:54 [来自湖北省]

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  • 第4楼
    想问下 发明的权1也可以作为实用新型申请吧 实用新型也可以用功能限定 是吗?

    2019/01/08 15:34 [来自四川省]

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  • 第5楼
    (1)法9条存在的目的最高法和国知局应该存在一个矛盾,如果按照最高法的观点,我觉得审查员其实没法审清楚;
    (2)因为这里“同样的发明创造”该作何解释,按照最高法某案采取的观点,“同样的发明创造”=权利要求的保护范围相同,但是权利要求的保护范围的确定性是由法院来认定的,比如在上述某案中,最高法认为功能性限定的范围是具体实施方式的等同范围,但是在审查过程***能性特征的范围是实现该功能的全部技术手段,也就是说,走不到最后的司法程序,没有办法判断是否属于同样的发明创造,再者,禁止反悔原则是对等同范围的限制,如果同时申请中,如果发明进行了修改,导致放弃了某等同范围,最终导致也会与实用新型的保护范围不一致,按照最高法的观点也不属于同样的发明创造,但实际上,审查员还是会要求你放弃实用新型;
    (3)实际中,虽然两个大神有存这些分歧,但是很少导致真正的冲突,因为法9条真正起到的作用是很有限很有限,它干不了新创性的活,也不要试图把新创性的活给它干,如果说唯一的一次冲突,应该是09年的一件公报案例,当时北高采用的果汁局的观点,再审被最高法扳回来了(具体名称忘了,但是很容易查出来的,关键词 专利行政诉讼 09年 公报案例);
    (4)所以我觉得,法9条,你勾也好不勾也好,你按照审查员的意见放弃也好不放弃也好,最终对于权利的影响不会很大。

    2019/01/10 16:42 [来自江苏省]

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  • 第6楼
    fu19881005 发表于 2019-1-10 16:42
    (1)法9条存在的目的最高法和国知局应该存在一个矛盾,如果按照最高法的观点,我觉得审查员其实没法审清楚 ...

    腻害,这个案例我搜来研究研究。

    2019/01/10 17:54 [来自湖北省]

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